郭学智 孟昭君

(国家知识产权局，北京 100088)

0 引言

专利权评价报告是国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，在实用新型或者外观设计被授予专利权后对相关实用新型或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告，是一种官方出具的较权威的专利质量评价。专利权评价报告在专利权转化、商业推广和交易中也可以作为证明专利含金量的有效依据。在完成专利权评价报告的过程中，认定、复核专利权评价报告所针对的文本是基石，文本认定正确才能确保专利权评价报告的方向、结论的正确性。下面结合工作中遇到的具体的案例来说明文本认定的重要性、对于评价报告结论产生的影响以及请求人请求的文本与审查员认定的文本不一致时如何处理的一些建议。

1 相关法条以及规定

专利法第六十一条第二款规定，专利侵权纠纷涉及实用新型专利或外观设计专利的，人民法院或者管理专利的部门可以要求专利权人或者利害关系人出具由国家知识产权局作出的专利权评价报告。国家知识产权局根据专利权人或者利害关系人的请求，对相关实用新型专利或外观设计专利进行检索，并就该专利是否符合专利法及其实施细则规定的授权条件进行分析和评价，作出专利权评价报告。

审查指南规定:国家知识产权局收到专利权人或者利害关系人提交的专利权评价报告请求书后，应当进行形式审查。并具体规定了形式审查所包括的内容:专利权评价报告请求的客体、请求人资格、专利权评价报告请求书、费用、委托手续以及形式审查后的处理。其中对于专利权评价报告请求书一项的审查明确规定了审查所包含的三个方面:专利权评价报告请求书应当采用国家知识产权局规定的表格、请求书中应当指明专利权评价报告所针对的文本、请求人是利害关系人的，在提出专利权评价报告请求的同时应当提交相关证明文件。

2 案例介绍

以电容式触控板的触控图型结构的实用新型专利为例。

其授权公告文本的权利要求书为申请日2007年4月27日提交的权利要求书，包含10项权利要求。

值得我们注意的是，本案中存在复审无效的情况，无效宣告请求人邸江宏于2009年5月5日提出无效宣告请求，认为本专利不符合专利法第22条第2，3款的规定，国家知识产权局专利复审委员会于2010年7月12日作出无效宣告请求审查决定(第15115号)，宣告200720142844.5号实用新型专利权部分无效，在专利复审委员会于2009年7月15日收到的专利权人提交的权利要求书的修改文本的基础上维持200720142844.5号实用新型专利权继续有效。2009年7月15日提交的权利要求书，共包含7项权利要求。

3 问题提出

针对上述案例，存在两个文本:其一为授权公告文本;其二为由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的专利文件。本案中，如果专利权人提出请求时，请求书中请求针对的文本为授权公告文本，如下:

那么评价报告究竟应当针对上述哪个文本。

4 问题分析

针对上述问题，可以对应产生以下两种处理方式:

处理方式一:

审查员依照请求书将评价所针对的文本认定为授权公告文本。

结合实质审查程序中的请求原则，审查员只能根据申请人依法正式呈请审查(包括提出申请时、依法提出修改时或者答复审查意见通知书时)的申请文件进行审查。

也就是说申请人请求对授权公告文本进行评价，审查员也应当针对授权公告文本作出评价报告。

将申请人请求的授权公告文本确定为评价报告所针对的文本时，首先会出现审查资源的浪费，其次，还可能会出现评价报告作出的新颖性、创造性的结论来与专利复审委员会的结论不尽相同。此种处理方式可能会对申请人产生有利的结果，也符合申请人的主观要求，但是不利于审查结论一致性的实现，也不利于审查资源的节约。

处理方式二:

评价所针对的文本认定为由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的专利文件。

根据审查指南第五部分第十章第2.3节规定:请求书中应当指明专利权评价报告所针对的文本。所述的文本应当是与授权公告一并公布的实用新型专利文件或者外观设计专利文件，或者是由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的实用新型专利文件或者外观设计专利文件。如果请求作出专利权评价报告的文本是由生效的无效宣告请求审查决定维持部分有效的实用新型专利文件或者外观设计专利文件，请求人应当在请求书中指明相关的无效宣告请求审查决定的决定号。上述规定是否应当理解为如果存在复审无效情况必须在请求书中指出呢，或者可以理解为申请人对评价所针对的文本具有选择权，即使存在复审无效情况，申请人也可以选择授权公告文本作为评价报告所针对的文本。

我们进一步结合审查指南的相关规定来分析上述问题。

审查指南第五部分第十章2.1节关于专利权评价报告请求的客体作出了如下的规定:专利权评价报告请求的客体应当是已经授权公告的实用新型专利或者外观设计专利，包括已经终止或者放弃的实用新型专利或者外观专利。同时具体指出在三种情形下提出的专利权评价报告请求视为未提出，其中之一即为已被专利复审委员会宣告全部无效的实用新型专利。

上述规定明确了一点，专利权评价报告仅仅针对稳定存在的专利权，经复审无效后的专利不在评价报告评价的范围内。

结合本案例案情，专利复审委员会已经无效了，原始申请文件的部分权利要求，则在评价报告的范围内仅仅存在的文本只应当是由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的专利文件，其中涉及第15115号无效宣告请求审查决定，上述文本才代表稳定存在的专利权。申请人虽然在请求书上勾选了授权文本一项，但是将文本认定为由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的专利文件是更为合理正确的选择。

5 结语

以上是对专利权评价报告所针对文本的判定问题的一些思考，结合上述分析，笔者认为针对上述问题采用处理方式二(即当案件存在复审无效情况时，评价所针对的文本应当为由生效的无效宣告请求审查决定维持有效的专利文件)更加有利于节约审查资源，有利于实现审查结论的一致性。

当在实际的工作中出现了请求书中申请人请求评价的文本与审查员认定的文本不一致的问题时，应根据审查指南第十章第2.3节的规定:专利权评价报告请求书不符合上述规定的，国家知识产权局应当通知请求人在指定期限内补正。此项规定是对于专利权评价报告请求的形式审查的规定。也就是说，当流程部门在对专利权评价报告请求进行形式审查时，应当复核所针对文本一项，当发现上述不符合规定的情况时，应当通知请求人在指定期限内补正。通过请求人的补正来克服文本问题。并且审查指南进一步对形式审查后的处理作出了规定:专利权评价报告请求经形式审查不符合规定需要补正的，国家知识产权局应当发出补正通知书，要求请求人在收到通知书之日起十五日内补正;期满未补正或者在指定期限内补正但经两次补正后仍存在同样缺陷的，其请求视为未提出。